|
|
| |
| Marcas |
| |
| La marca: herramienta publicitaria |
| |
En forma simple, una marca es una palabra o símbolo usado para distinguir un producto o servicio producido por una empresa de aquellos bienes y servicios ofertados por otras empresas.
La marca tiene una triple función: Su función principal es ser indicadora de la fuente de origen de los productos y/o servicios. Además, sirve para garantizar al consumidor la calidad de los productos y/o servicios identificados por la marca. Finalmente, la marca crea y mantiene una demanda por el producto.
La marca otorga ventajas económicas tanto para su propietario como para el consumidor. Por un lado, permite a su propietario establecer y conservar una clientela fiel al producto o servicio que identifica, siendo así una herramienta clave para la publicidad. Asimismo, otorga ventajas al consumidor permitiéndole ahorrar tiempo al ejercer una opción de compra, y proporcionándole la seguridad de obtener una calidad constante que le satisfaga |
| |
| Si la calidad de una marca es inconsistente, el consumidor no estará dispuesto a pagar más por el bien marcado que lo que paga para adquirir un bien genérico y la empresa no percibirá un retorno suficiente por su inversión publicitaria. La fidelidad de la marca es consecuencia de la satisfacción continua recibida en cada acción de compra, debido a las cualidades, precio e imagen del producto. Aún así, entran en juego otros factores como la fuerza de visibilidad en la tienda y un precio de oferta. |
| |
| La Marca: Importancia de la Protección Legal |
| |
Las marcas no pueden ejercer sus funciones, sobre todo la función distintiva o identificadora, si son imitadas. Una marca es fuerte cuando identifica un bien de calidad reconocida, por lo cual una empresa crea marcas de buena reputación mediante gastos en investigación y desarrollo, conjuntamente con una apropiada inversión publicitaria. Una vez se crea una marca notoria o reconocida, la empresa obtendrá mayores ganancias porque los consumidores estarán dispuestos a pagar precios más altos a cambio de costos más bajos de investigación y mayor seguridad de calidad constante. Sin embargo, un tercero tendrá un costo mínimo por duplicar la marca ajena, consistiendo éste simplemente en el costo de duplicar una etiqueta, diseño, o un empaque donde la materia prima necesaria es ampliamente accesible. El incentivo de incurrir en este gasto (en ausencia de regulación legal) será proporcional a la fuerza de la marca a duplicar. Mientras mejor posicionada se encuentre la marca, mas incentivados estarán los competidores para imitarla.
A falta de la debida protección legal, el competidor desleal que busca beneficiarse de la reputación ajena, podrá, a un costo ínfimo, beneficiarse de la confusión del consumidor que pensará, por lo menos al principio, que la marca imitada es idéntica a la original y proviene, por ende, de la misma fuente fidedigna.
Si la ley no lo previene, el imitador podrá destruir eventualmente la información capital que conlleva una marca, y la posibilidad de imitación puede por lo tanto eliminar de plano el incentivo de desarrollar una marca valiosa. Por esto es importante que los responsables de desarrollar y posicionar una marca, se familiaricen con los conceptos legales básicos para poder crear marcas legalmente fuertes, y cuenten con la asesoría legal necesaria. |
| |
| Definición General de Marca |
| |
Conforme al Artículo 70 letra a) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de Republica Dominicana, “Marca” es “cualquier signo visible apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas”. En el texto de la esta definición post RD-CAFTA, se sustituye el término “visible” por “susceptible de representación gráfica” permitiendo el registro de marcas sonoras las cuales pueden ser representadas gráficamente.
En este sentido, la definición de “marca” establecida en el Art. 72, numeral 1 de la Ley 20-00, será modificada para establecer la definición mas adecuada al texto del tratado citado: “Marca: cualquier signo susceptible de representación gráfica apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas.” En el texto de la nueva definición, se sustituye el término “visible” por “susceptible de representación gráfica” permitiendo el registro de marcas sonoras las cuales pueden ser representadas gráficamente.
Una marca es un signo cualquiera, capaz de identificar los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios que ofertan los competidores de esa empresa. Así, tenemos que una marca puede consistir en palabras, letras, números, colores, sonidos y aromas, líneas, borlas, figuras, trazados, dibujos, formas tridimensionales, empaques, etc. Pueden asimismo consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.
En forma simple, una marca es cualquier signo que tenga capacidad distintiva. Por fuerza distintiva entendemos la capacidad que posee un signo de relacionar un bien o servicio con su fuente u origen en la mente del consumidor. A mayor fuerza distintiva, mayor protección legal tiene la marca. Es importante hacer énfasis en la capacidad distintiva de la marca, puesto que ausencia de distintividad equivale a ausencia de protección.
La Ley 20-00 en su artículo 72 no menciona el color aisladamente considerado como un posible signo “registrable”. Sin embargo, si nos atenemos a la teoría de que una marca puede consistir en cualquier signo que tenga capacidad distintiva, debemos concluir que un color, en ciertas ocasiones, puede fungir como marca. |
| |
| Marca de Fábrica |
| |
Las marcas de fábrica consisten en signos destinados a identificar productos fabricados por una empresa y permite distinguir esos bienes o productos de aquellos fabricados por terceros competidores.
Para fines de clasificación de esos bienes, los registros de marcas de fábrica se encasillan dentro de una de las primeras 34 clases que contiene la Clasificación Internacional de Niza. Cada clase contiene una definición que pretende enumerar de manera general una serie determinada de productos, pero dicha definición no es en sí misma limitativa. Cuando el solicitante tenga dudas sobre cual clase corresponde el producto a registrar, puede consultar la Guía que ofrece en Internet la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o WIPO por sus siglas en Inglés, en la siguiente dirección electrónica:
http://www.wipo.int/classifications/fulltext/nice8/enmn10.htm |
| |
| Marca de Servicio |
| |
| La marca de servicio consiste en cualquier signo destinado a identificar servicios ofertados por una empresa y permite distinguir esos servicios de aquellos ofertados por terceros competidores. Abundan las marcas de servicio en los sectores Turismo, transporte y Banca. Para fines de clasificación de esos bienes, las marcas de servicios se encasillan en las clases 35 al 45 de Niza y el solicitante puede también consultar la lista in extenso en la dirección electrónica de la OMPI: http://www.wipo.int/classifications/fulltext/nice8/enmn10.htm |
| |
| Creación de derechos sobre la marca |
| |
El sistema de Creación de Derechos sobre un signo depende de la legislación interna de cada nación. Existen dos grandes sistemas de apropiación de una marca o de creación de derechos sobre la misma: el Sistema Declarativo, mediante el cual el primero en usar la marca en el comercio tiene los derechos sobre la marca (sistema vigente en países tales como Estados Unidos y en la Republica Dominicana durante la aplicación de la Ley 1450 de 1937, derogada por la Ley 20-00 del 2000.) Conforme al Sistema Declarativo, cualquier uso en el comercio, sin importar su duración ni extensión, es suficiente para la creación de derechos sobre un signo. Por otro lado, existe el Sistema Constitutivo de derechos, mediante el cual el primero en solicitar registrar la marca tiene los derechos sobre la misma (sistema vigente en Francia y en la mayoría de los países de América Latina). En la República Dominicana sin embargo, existe un sistema que llamaremos “mixto”, que se encuentra establecido en el Art. 71 de la Ley 20-00, según el cual el primero en registrar la marca obtiene los derechos, siempre y cuando un tercero no demuestre haber utilizado la marca en el comercio por un periodo anterior a la fecha de solicitud de registro, no menor de seis meses. Es importante tomar en cuenta en que el la definición que ofrece el Art. 94 numeral 1) de la Ley 20-00 del “uso en el comercio”, un uso cualquiera del signo, como por ejemplo una simple publicación promocional, no puede ser considerado como un uso suficiente para invocar derechos mejor fundados sobre la marca.
En la República Dominicana, el Examinador de Marcas pasará entonces a examinar que la solicitud contenga todos los requisitos de forma que exige la legislación vigente, así como a determinar si el signo solicitado no se encuentra dentro de las prohibiciones que establecen los Arts. 73 y 74 de la Ley 20-00. |
| |
El Art. 73 de la Ley 20-00 prohíbe el registro de signos que estén comprendidos en alguna de las prohibiciones siguientes:
a) Consistan en formas usuales o corrientes de los productos o de sus envases, o de formas necesarias o impuestas por la naturaleza misma del producto o del servicio de que se trate;
b) Consistan de formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se apliquen;
c) Consistan exclusivamente en un signo o una indicación que pueda servir en el comercio para calificar o para describir alguna característica de los productos o de los servicios de que se trate;
d) Consistan exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país, sea la designación genérica común o usual de los productos o servicios de que se trate, o sea el nombre científico o técnico de un producto o servicio; como para diferenciarlos de los mismos productos o servicios análogos o semejantes;
e) Consistan en un simple color aisladamente considerado;
f) No tengan suficiente aptitud distintiva con respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique, como para diferenciarlos de productos o servicios análogos o semejantes;
g) Sean contrarios a la moral o al orden público;
h) Consistan de signos, palabras o expresiones que ridiculicen o tiendan a ridiculizar personas, ideas, religiones o símbolos nacionales, de terceros países o de entidades internacionales;
i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica de los productos y servicios de que se trate;
j) Reproduzcan o imiten una denominación de origen registrada de conformidad con esta ley para los mismos productos, o para productos diferentes si hubiera riesgo de confusión sobre el origen u otras características de los productos, o un riesgo de aprovechamiento desleal del prestigio de la denominación de origen, o consistan de una indicación geográfica que no se conforma a lo dispuesto en el artículo 72, numeral 2;
k) Reproduzca o imiten los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate;
l) Reproduzcan o imiten signos oficiales de control o de garantía adoptados por un Estado o una entidad pública sin autorización de la autoridad competente de ese Estado;
ll) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos-valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general;
m)Incluyano reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros elementos que hagan suponer la obtención de galardones con respecto a los productos o servicios
correspondientes, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente acordados al solicitante del registro o a su causante y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro; |
| |
En general, el Art. 73 prohíbe el registro de signos que no tengan suficiente capacidad distintiva (genéricos o descriptivos al grado de carecer de suficiente distintividad), sean contrarios a la moral o al orden público, sean deceptivos o engañosos, o se trate de un signo cuya característica implique una autorización especial para el registro (letras j, k,l,ll,m), tales como las marcas de certificación y las denominaciones de origen.
Ahora bien, es de especial atención lo dispuesto por el numeral 2 del Art. 73, que establece lo siguiente: |
| |
"2) No obstante lo previsto en los incisos c, d, y e del numeral 1), un signo podrá ser registrado como marca cuando se constatara que por efectos de un uso constante en el país, la marca ha adquirido en los medios comerciales y ante el público, suficiente carácter distintivo como para merecer protección en calidad de marca con relación a los productos o servicios a los cuales se aplica."
Esto es de especial importancia cuando se intenta registrar marcas descriptivas así como un color aisladamente considerado, pues permite registrar estos signos una vez hayan adquirido suficiente aptitud distintiva.
Un signo descriptivo adquiere significado secundario cuando viene a significar, en la mente del consumidor, precisamente características del producto o servicio que identifica, o el propio bien o servicio identificado, en adición a su designación usual o corriente
El Art. 74 es aplicado por el Examinador de Marcas durante el examen de la solicitud, con fines de determinar si el signo solicitado viola derechos marcarios previamente adquiridos por terceros. En este sentido, el Art. 74 establece lo siguiente:
a) Sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión, a una marca registrada o en trámite de registro en los términos del Art. 75 y siguientes, por un tercero desde una fecha anterior que distingue los mismos productos o servicios, o productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca anterior distingue;
b) Sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión, a una marca no registrada, pero usada por un tercero que tendría mejor derecho a obtener el registro, siempre que la marca sea para los mismos productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca usada distingue;
c) Sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial, un rótulo o un emblema usado o registrado en el país por un tercero desde la fecha anterior, siempre que dadas las circunstancias del caso pudiese crearse confusión;
d) Constituya la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la trascripción de un signo distintivo que sea notoriamente conocido en el país por un sector pertinente del público, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión, un riesgo de asociación con ese tercero, un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario;
e) Afectare el derecho de la personalidad de un tercero, en especial, tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de sus descendientes o ascendientes de grado más próximo;
f) Afectare el derecho al nombre, a la imagen o al prestigio de una persona jurídica o de una entidad o colectividad local, regional o nacional, salvo que se acredite el consentimiento expreso de esa persona o de la autoridad competente de esa entidad o colectividad;
g) Infringiere un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial preexistente o se hubiese solicitado para perpetrar o consolidad actos de competencia desleal. |
| |
Si el Examinador, una vez realizado el examen de la solicitud, considera que el signo es apto para el registro, expedirá una certificación de no objeción de la solicitud y el solicitante procederá a pagar la tasa correspondiente a la publicación de la misma. Sin embargo, es preciso aclarar que dicha certificación no confiere derechos de registro al titular, ya que la solicitud puede ser objeto de un recurso administrativo de oposición por parte de terceros. Si ningún tercero interpone un recurso de oposición a la expedición del registro basado en los Artículos 73 y/o 74 de la Ley 20-00, la ONAPI procederá a expedir un Certificado de Registro a favor del solicitante, por una duración inicial de Diez (10) años, sujeta renovaciones sucesivas por período de diez (10) años cada una.
Si, por el contrario, el Examinador determina que el signo no es apto para el registro por constituir una de las prohibiciones establecidas en los Artículos 73 y/o 74 de la Ley 20-00, expedirá un certificado de objeción notificando al solicitante las razones que impiden el registro y otorgándole un plazo de sesenta (60) días para retirar, modificar o limitar su solicitud, o contestar las objeciones planteadas, según corresponda. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante hubiese absuelto el trámite o si habiéndolo hecho la ONAPI estimase que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada.
|
| Próximo >> |
| |